关于第48804802号“XIN DONG GUOPHARMACEUTICAL”商标无效宣告请求裁定书

 

商评字[2024]第0000269957号

 

申请人：东国制药株式会社

委托代理人：亚佳智产（北京）知识产权代理有限公司

被申请人：北京驭盛生物技术有限公司

委托代理人：鼎方华（北京）国际知识产权代理有限公司

 

申请人于2023年11月29日对第48804802号“XIN DONG GUO PHARMACEUTICAL”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。

申请人的主要理由：争议商标摹仿申请人中文商号“东国制药”，争议商标原注册人及被申请人对申请人商号反复申请注册，扰乱商标注册秩序，并存在大量复制、抄袭、摹仿多个主体在先具有一定知名度或较强显著性的商标，违反《商标法》第四条、第四十四条第一款的规定。申请人商号汉语拼音为“DONGGUOZHIYAO”，英文为“PHARMACEUTICAL”，争议商标截取部分申请人商号的汉语拼音加英文组成成“XIN DONG GUO PHARMACEUTICAL”，侵犯申请人的在先商号权，违反《商标法》第三十二条的规定。请求对争议商标予以宣告无效。

申请人提交了以下主要证据（电子网申件）：

1、荣誉列表；

2、经认证的东国株式会社营业执照；

3、美白精华临床测试韩文及中文翻译的认证资料；

4、检测报告；

5、特殊化妆品注册证；

6、原注册人、被申请人注册商标信息、注册他人知名商标统计表、企业信息及关联信息、被申请人受让商标信息、其他商标无效宣告裁定、《商标审查审理指南》规定原文。

被申请人答辩的主要理由：争议商标由被申请人独立构思，没有复制、抄袭行为。被申请人与申请人没有任何业务往来关系，争议商标注册早于申请人对争议商标的使用时间，且经使用已具有知名度并与被申请人形成一一对应关系。申请人提交的证据不足以证明在争议商标申请日前，其商标已在先使用并具有一定影响。争议商标不属于恶意注册，亦未违反诚实信用原则。申请人所提理由及法条均不能成立，请求对争议商标予以维持。

被申请人提交以下主要证据（电子网申件）：

1、商标授权使用书；

2、教育辅助服务+参会费发票；

3、第59届中国（广州）国际美博会展位预订协议、展位费发票；

4、（韩-海珠）液体敷料、新海珠医用冷敷贴、新东国Up DongKook一次性使用皮肤点刺针、医用冷敷贴供货合同及销售发票；

5、展会照片、标有争议商标的产品照片。

针对被申请人的答辩，申请人未发表质证意见，提交申请人公司及产品的发展历史及翻译件、工厂、海外市场介绍附翻译件、行政判决、无效宣告裁定、申请人原创标识介绍、韩国Huons公司的知名度、海外市场情况、“high inj”产品、原注册人抢注“high inj”商标列表等电子件。

经审理查明：

1、争议商标由北京兴安平医疗器械有限公司于2020年8月10日申请注册，指定使用在第5类针剂等商品上。申请人在异议期内对争议商标提出异议申请，经商标局异议决定予以核准注册，并于2022年4月21日在第1788期《商标公告》中刊登了争议商标的注册公告。2023年经我局核准，该商标转让给被申请人。

2、本案被申请人名下共计203件商标，其中部分商标自北京兴安平医疗器械有限公司受让而来，被申请人商标包含多件韩文商标、“NEW HIGH INI.”商标、“新海珠”商标、“每朱”、“氵王”、“新东国”、“DONG KOOK”等与他人在先使用的商业标识相近的商标，且部分商标已被我局予以驳回或者不予核准注册或者因违反《商标法》第四十四条第一款的规定而被我局宣告无效。北京兴安平医疗器械有限公司名下共计206件商标，其中包含多件与他人具有一定知名度品牌相近的“UP HIGH LNI.”、“东国童颜水光”、“东国长效水光”、“新海珠”等系列商标，部分商标已因违反《商标法》第四十四条第一款的规定而被我局宣告无效或不予注册。

以上事实由商标档案及申请人提交的证据在案佐证。

我局认为，一、《商标法》第四十四条第一款中的“其他不正当手段”是指扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源等情形。争议商标包含申请人商号“东国”的拼音形式。由申请人提交的证据及查明事实可知，本案争议商标原注册人及被申请人均围绕他人在美容医疗领域在先使用并具有较强显著性的商标反复申请注册了多件商标，如韩文商标、“NEW HIGH INI.”商标、“新海珠”商标、“每朱”、“氵王”、“新

东国”、“DONG KOOK”、“Up DongGKook”、“东国长效水光”、“新海珠”等，其中“新东国”、“DONG KOOK”、“Up DongGKook”、“东国长效水光”是对申请人英文商号及对应中文商号的抄袭。被申请人未对其注册上述商标的设计来源作出合理解释说明。争议商标原注册人及被申请人前述商标注册行为具有明显复制、抄袭他人具有较强显著性商标的意图，违反了诚实信用原则，不具备注册商标应有的正当性，扰乱了商标注册管理秩序，损害了公共利益。因此，争议商标的注册已构成《商标法》第四十四条第一款所指的“以其他不正当手段取得注册”之情形。虽然被申请人提交了部分使用证据，但大部分证据显示非争议商标，亦不能证明争议商标的注册具有合法性。

二、鉴于商标与商号权利性质不同，在商业活动中发挥的作用也不同，因此在认定系争商标是否侵犯他人在先商号权时，通常要求系争商标与他人在先商号相同或基本相同。本案争议商标与申请人商号尚未达到相同或基本相同的近似程度，尚不能认定争议商标的注册会使一般消费者将之与申请人商号相联系，进而对商品来源产生混淆误认，损害申请人的商号权，故本案不能认定争议商标的注册违反《商标法》第三十二条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。

另，申请人援引《商标法》第四条对争议商标予以无效宣告的主张，缺乏事实依据，我局不予支持。

依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款和第四十六条的规定，我局裁定如下：

争议商标予以无效宣告。

当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

 

合议组成员:

李濛萌

张玉广

邢 妍

 

2024年10月14日

 

附商标图样：

 

第48804802号第5类"XIN DONG GUO PHARMACEUTICAL"如下：